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Protección de Marcas Extranjeras Notorias en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos

Yuliana Salamanca J. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que entró en vigencia en mayo de 2012, en su Capítulo de Propiedad Intelectual establece dos obligaciones para las partes contratantes en materia de reconocimiento de notoriedad marcaria. Por un lado, compromete a las partes a aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial con algunas extensiones y, por otro lado, establece un criterio marco para determinar la notoriedad de una marca dentro del sector relevante, sector que debe ser definido por la legislación interna de cada país contratante. Para determinar si estos compromisos son ejecutables a la luz de la normatividad vigente en Colombia y Estados Unidos, este escrito busca responder tres preguntas ¿Qué obligaciones específicas se derivan de los artículos 16.2.6 y 16.2.7. del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos para los países contratantes? y ¿Cuál ha sido la aproximación que Colombia y Estados Unidos han tenido frente a la notoriedad marcaria? Con este objetivo en mente, este artículo primero aborda el concepto de notoriedad desde los compromisos adquiridos en la Convención de París, ante la Organización Mundial del Comercio (ADPIC) y el Acuerdo Comercial entre Colombia y Estados Unidos. Segundo, busca verificar si Colombia y Estados Unidos tienen una normatividad vigente que permita el cumplimiento del compromiso adquirido en el TLC sobre protección a marcas notorias. Finalmente, con fundamento en el estudio de cada país, concluye cual es la verdadera aplicación de los artículos 16.2.6 y 16.2.7. del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.

I. Noción de marca notoria: Acuerdos Multilaterales Por marca notoria se ha entendido aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente al que está dirigido el producto o servicio. El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 establece el compromiso de los países de la Unión a rehusar o invalidar el registro y a prohibir

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el uso de una marca que constituya reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida de un tercero, en el país del uso o del registro, que pueda beneficiarse del Convenio La protección otorgada por el Convenio de París solo se extiende a productos iguales o similares. Quien pretenda la protección de una marca notoria a través del Convenio de París debe probar la notoriedad en el país donde reclama la protección y el registro o el uso de la misma (dependiendo de cuál sea el sistema por el cual se obtienen derechos marcarios en el respectivo país). Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC 1994) extiende la protección otorgada por el artículo 6 bis del Convenio de París a marcas de servicios (Artículo 16). Igualmente, establece que el artículo 6 bis también se aplica para bienes o servicios no similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada con la condición que (i) exista una conexión entre los productos y servicios y (ii) el uso probablemente perjudique al titular de la marca notoria. El Capítulo 16 sobre Propiedad Intelectual del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia establece dos compromisos para las partes contratantes en temas de marcas notorias: 6. El Artículo 6 bis de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no son idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, independientemente que esté registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios pueda indicar que existe una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y siempre que los intereses del titular de la marca pudieran resultar lesionados por dicho uso. 7. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, ninguna Parte requerirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes. Para mayor certeza, el sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes es determinado de acuerdo con la legislación interna de cada Parte.

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En virtud de lo anterior, el Acuerdo de Promoción entre Colombia y Estados Unidos en su aparte sobre marcas notorias busca ratificar los compromisos adquiridos a través de la Convención de París y el Acuerdo sobre los ADPIC.

II. Protección a las marcas notorias en Colombia La Decisión 486 de la Comunidad Andina desarrolla los compromisos adquiridos por Colombia al ratificar la Convención de París y el Acuerdo sobre los ADPIC. En ese orden de ideas, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina define los signos notorios como aquellos que son reconocidos como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubieran hecho conocidos. Por su parte, el artículo 226 de la citada Decisión, protege los signos distintivos notoriamente conocidos contra el uso no autorizado de los mismos en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituye uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. Para determinar el sector relevante, el artículo 230 de la normatividad Andina considera como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: Beneficiario COLFUTURO 2012

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a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos. De los anteriores artículos de la Decisión 486, se destacan los siguientes elementos: 1. La protección de los signos notorios comprende los signos distintivos en general y no solo las marcas. 2. La notoriedad debe darse en un país miembro de la Comunidad Andina. 3. Reafirman el artículo 6 bis de la Convención de París al circunscribir la prueba de notoriedad al sector pertinente y no al público en general. 4. Reafirman lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC al otorgar protección a productos o servicios que no sean idénticos o similares, siempre que exista una conexión con los del titular de la marca notoria y siempre que los intereses de éste pudieran resultar afectados. 5. Cumplen con lo establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia en su artículo 16.2.6. el cual obliga a las partes a aplicar el artículo 6 bis de la Convención de París para marcas que identifiquen productos o servicios iguales, similares o entre los que exista una conexión e implique un perjuicio para el titular. 6. Cumplen con lo establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia en su artículo 16.2.7. el cual establece como requisito para declarar la notoriedad, que se evidencie dicho reconocimiento en un sector relevante y no en toda la población. Igualmente, responsabiliza a la legislación interna de definir lo que se entiende por sector relevante, lo cual es definido por el artículo 230 de la precitada Decisión. De conformidad con lo anterior, es evidente que la legislación colombiana cumple con los compromisos adquiridos en materia de protección de marcas notorias en el Acuerdo de

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Promoción Comercial con Estados Unidos y los artículos 16.2.6. y 16.2.7. son plenamente aplicables a la luz de la normatividad vigente. III. Protección de las marcas notorias extranjeras no usadas ni registradas en Estados Unidos En relación con el cumplimiento y aplicación por parte de Estados Unidos de los artículos 16.2.6. y 16.2.7. del Acuerdo de Promoción relacionados con el reconocimiento de la notoriedad de marcas, es necesario hacer un análisis de (i) la protección federal de las marcas, (ii) la aplicación del artículo 6 bis de la Convención de París y (ii) la definición del sector relevante en el precedente judicial.

En Estados Unidos, el Lanham Act, que es el estatuto federal que regula los temas marcarios, no contempla protección para las marcas notorias. Al ser Estados Unidos país firmante del Acuerdo sobre los ADPIC, se entendería que a través de la incorporación de los artículos 16-2 y 16-3 de dicho acuerdo (que incorporan a su vez el artículo 6 bis de la Convención de París), este país estaría reconociendo protección a las marcas notorias. Sin embargo, las cortes estadounidenses han afirmado que el Convenio de París no es ley norteamericana auto-ejecutiva 1 y requiere de una ley nacional que la reglamente (lo cual no ha sucedido). A través del derecho común se han establecido algunas bases para la protección de marcas famosas pero este es un tema que resulta controversial, poco predecible, cambiante entre estados y su aplicación no ha sido uniforme. La mayoría de las cortes históricamente han usado la teoría de la competencia desleal con el fin de proteger las marcas extranjeras cuya fama se acredita. Una de las decisiones más antiguas se encuentra en el caso Maison Prunier v. Prunier´s Restaurant and Café, Inc 2 . decidido en 1936. En este caso, la Corte Suprema de Nueva York analizó un caso donde un restaurante en Nueva York tenía el mismo nombre, diseño y menú que un restaurante contemporáneo en París que era muy famoso. La Corte decidió que el restaurante parisino era tan famoso que sería desleal que otro comerciante se beneficiara de su fama y renombre. La Corte sentaba un precedente de prohibición de comportamientos no éticos entre comerciantes 1 2

ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3D 135, 160 (2d Cir. 2007). Maison Prunier v. Prunier´s Rest. & Café, Inc., 288 N.Y.S. 529, 557 (Sup. Ct, 1936)

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y que éstos no serían tolerados en el estado de Nueva York. En ausencia de una regulación sobre marcas famosas, la Corte fundó su decisión en parámetros de equidad y competencia desleal para decidir a favor del demandante y proteger su marca. A pesar de la importancia del caso, esta decisión no constituye un precedente obligatorio para las Cortes en Estados Unidos. Primero, porque fue una corte estatal y no federal, segundo porque la corte fue cauta y no estableció un test o requisitos para determinar la notoriedad de las marcas y tercero porque no tuvo fundamento en ninguna ley federal sino en la noción de competencia desleal (que es de aplicación estatal). En la actualidad, solo California y Nueva York tienen precedentes importantes en materia de protección de marcas extranjeras que gocen de notoriedad. En 2004, el Noveno Circuito en California sentó uno de los dos precedentes actuales en protección de marcas renombradas en Estados Unidos a través del caso Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., Inc.3 En este caso, una cadena de supermercados mexicanos, que buscaba expandirse hacia el norte de la frontera, encontró que un supermercado estadounidense establecido posteriormente con el mismo nombre ya había sido establecido. Ninguno había registrado la marca GIGANTE en Estados Unidos, pero Dallo & Co. la había usado de primeras en este país. La compañía mexicana demandó a Dallo & Co. por infracción demostrando que GIGANTE era una cadena de supermercados famosos en México. El demandante aseguraba que Dallo & Co. se estaba aprovechando del buen nombre del que gozaba GIGANTE en la población del sur de California. La Corte determinó que cuando una marca no ha sido usada en Estados Unidos, se debe presentar evidencia suficiente que un porcentaje sustancial de consumidores en el mercado relevante de ese país reconoce la marca extranjera. Geográficamente, el mercado relevante sería aquél donde el demandado usa la marca. El Noveno Circuito al establecer la ley aplicable en el presente caso, afirmó que no era la Convención de París por no ser un tratado auto-ejecutivo. Sin embargo, al establecer unos parámetros para identificar cuándo una marca extranjera debe protegerse al menos en California, sentó un precedente muy importante en el reconocimiento de marcas notorias no usadas en Estados Unidos.

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Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dally & Co., Inc. 391 F.3d 1088, 1088 (9th Cir. 2004)

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La última decisión proferida en materia de marcas extranjeras famosas y no usadas en Estados Unidos fue proferida por en el estado de Nueva York. En 2007, una cadena internacional de restaurantes demandó a una cadena estadounidense por infracción de la marca famosa BUKHARA, reconocida en el mercado de India4. Después de su primera aparición en Nueva Delhi, BUKHARA abrió restaurantes en Hong Kong, Bangkok, Bahrain, Montreal, Bangladesh, Singapur, Katmandú, Ajman y algunos lugares en Nueva York y Chicago. En Estados Unidos los restaurantes no tuvieron mucho éxito y fueron cerrados posteriormente. Unos años después que BUKHARA

cerrará sus operaciones en Estados Unidos, un ex

empleado abrió su propio restaurante BUKHARA en Nueva York. Con fundamento en la doctrina de la marca extranjera famosa, la compañía india demandó la compañía americana por infracción de marca y publicidad engañosa. En Apelación, la Corte del Segundo Circuito rechazó el alcance federal de la doctrina de la marca extranjera famosa porque el Congreso no la había incorporado dentro de la ley federal de marcas (Lanham Act). Sin embargo, la Corte manifestó que podía existir una protección de las marcas extranjeras garantizada por la ley de competencia desleal. Separándose de la doctrina de protección de marcas extranjeras, la Corte manifestó que el buen nombre de las compañías extranjeras debía ser protegido contra el fraude. La Corte concluyó que se requería demostrar (i) que la marca había adquirido significado secundario y (ii) que había una intención de copiar la marca del demandado. Cómo no se logró demostrar el significado secundario de BUKHARA en el área de Nueva York, la Corte mantuvo la decisión de primera instancia y rechazó las pretensiones de la demanda. La decisión del Segundo Circuito cercenó la posibilidad de tener una excepción de marca famosa de carácter federal al anotar que la decisión en Grupo Gigante no estaba basada en el Lanham Act ni en la Convención de París, por tanto no era vinculante. Además, amplió el espectro del sector relevante para analizar si la marca tenía significado secundario. Con lo cual resultaba muy difícil probar que BUKHARA en efecto tenía significado secundario. Y es precisamente la dificultad de definir el sector relevante lo que ha dado lugar a la discordancia en la aplicación de la doctrina de la marca famosa. Mientras California circunscribe el sector relevante a un grupo reducido y definido de personas, Nueva York define el sector de forma muy amplia, con lo cual es muy difícil probar que una marca es famosa.

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ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135, 142 (2d Cir. 2007)

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IV. ¿Resultan vinculantes para Estados Unidos las disposiciones sobre marcas notorias del TLC? De lo anterior, se puede concluir que Estados Unidos carece de una regulación en materia de marcas notorias extranjeras y solo existen intentos aislados de algunos estados por protegerlas. El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, en su Capítulo de Propiedad Intelectual 16.2.6 y 16.2.7. establece dos obligaciones que resultan inaplicables para Estados Unidos en materia de reconocimiento de notoriedad marcaria y protección. Por un lado, obliga a las partes a aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, del análisis anterior se deduce que las Cortes en Estados Unidos no aplican el artículo 6 bis del Convenio de París al considerar que dicho tratado no es auto-ejecutivo. Por tanto, mientras el Congreso de Estados Unidos no regule la aplicación del tratado y la vuelva ley federal, las cortes no están obligadas a implementarlo. Lo anterior significa que la protección a las marcas notorias establecidas en el artículo 16.2.6. precitado no es aplicable a Estados Unidos, toda vez que hace extensiva la aplicación de un tratado que no se ejecuta en ese país y que para las Cortes no es vinculante. Por otro lado, el artículo 16.2.7. del mencionado Acuerdo, establece un criterio marco para determinar la notoriedad de una marca dentro del sector relevante, sector que debe ser definido por la legislación interna de cada país contratante. Tal como se concluye de los casos antes citados, no existe definición uniforme en Estados Unidos sobre el sector relevante. De esta forma, para unas cortes se tratará de un grupo reducido en el cual se permita la protección de marcas extranjeras de carácter notorio, como sería el caso de California. Mientras en otras, como sería el caso de Nueva York, el sector relevante es tan amplío que hace nulo cualquier esfuerzo por proteger una marca notoria extranjera. Mientras las cortes en Estados Unidos no cambien el precedente y apliquen el artículo 6 bis del Convenio de París, o mientras el Congreso no profiera una ley que reglamente dicha aplicación y las cortes no se pongan de acuerdo sobre qué consideran sector relevante en materia de notoriedad, difícilmente será protegida en Estados Unidos una marca notoria colombiana que pretenda ser usurpada por un tercero en ese país.

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Bibliografía 

Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial (1883).

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Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dally & Co., Inc. 391 F.3d 1088, 1088 (9th Cir. 2004)



ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3D 135, 160 (2d Cir. 2007).



Ley de Protección Marcaria en Estados Unidos - Lanham Act

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Maison Prunier v. Prunier´s Rest. & Café, Inc., 288 N.Y.S. 529, 557 (Sup. Ct, 1936)

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Organización Mundial del Comercio - El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

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