Contractul De Know How.docx

Universitatea de Stat din Moldova Departamentul Drept Internațional Drept Comercial Internațional

Lucru individual:

„Contractul de KNOW-HOW”

A efectuat: Studentul grupei 1501 Cotogoi Vasile A verificat: Magistru în drept, lector universitar Balan Andrei

Chișinău, 2019

CUPRINS

Capitolul I. TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL ......................................................................................

3

Capitolul II. FORMELE TRANSFERULUI INTERNAŢIONAL DE TEHNOLOGIE ..............................................................................................

5

Capitolul III. CONTRACTUL DE KNOW-HOW

3.1. Noţiunea de „know-how”....................................................

7

3.2. Definiţia şi natura juridică ...................................................

8

3.3. Clasificarea contractelor de know-how ...............................

9

3.4. Caracteristici ale contractului de know-how .......................

10

3.5. Încheierea contractelor ........................................................

11

3.6. Obiectul contractului ...........................................................

12

3.7. Efectele contractului ............................................................

13

3.8. Regimul clauzelor restrictive................................................

15

3.9. Încetarea contractului .........................................................

15

Capitolul IV. PROTECŢIA KNOW-HOW-ULUI ………………………………………

16

Capitolul V. JURISPRUDENȚA ÎN DOMENIUL KNOW-HOW.................................. CONCLUZII ……………………………………………………………………………… BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………….

2

19

Capitolul I. TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL Descoperirile ştiinţei şi tehnologiei moderne trebuie să fie considerate ca un bun comun al întregii umanităţi, toate popoarele putând să beneficieze de acestea, însă tinerele state suverane, cu greu ieşite de sub condiţiile de dominaţie şi exploatare în care au fost menţinute de către ţări în curs de dezvoltare, au fost ţinute departe de progresele ştiinţei şi tehnicii. Posibilitatea de a beneficia de cuceririle ştiinţei şi tehnicii reprezintă o condiţie a progresului multilateral al fiecărei ţări slab dezvoltate, a valorificării resurselor în folosul tuturor, a realizării unor schimbări economice internaţionale eficiente şi reciproc avantajoase. Mijlocul cel mai important în vederea realizării acestui obiectiv este realizarea unui larg transfer de tehnologie modernă, asigurarea asistenţei tehnice în toate domeniile de dezvoltare, precum şi promovarea şi stimularea cercetării ştiinţifice în ţările în curs de dezvoltare. Atât transferul de tehnologie, cât şi asistenţa tehnică şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice naţionale se realizează şi se dezvoltă într-un cadru juridic de principii şi norme care aparţin, în special, dreptului de proprietate industrială. Pentru crearea cadrului juridic internaţional necesar acestui transfer, programul de acţiune a stabilit o serie de obiective, printre care, pe primul plan, figurează elaborarea unui cod internaţional de conduită pentru transferul de tehnologie în funcţie de necesităţile şi condiţiile predominante, în ţările în curs de dezvoltare. Alte principii generale conţinute în programul de acţiune sunt: acordarea de acces în condiţii îmbunătăţite la tehnologia modernă şi adaptarea acestor tehnologii la condiţiile economice, sociale şi ecologice specifice, precum şi la diferitele trepte de dezvoltare a ţărilor respective, extinderea în mod simţitor a asistenţei date de ţările dezvoltate ţărilor în curs de dezvoltare în privinţa programelor de cercetare şi dezvoltare şi în crearea unei tehnologii autohtone adecvate; adaptarea practicii comerciale care reglementează transferul de tehnologie la cerinţele ţărilor în curs de dezvoltare şi implicarea oricărui abuz din partea furnizorului. Organisme cum ar fi CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), ONUDI (L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industrielle) sau OMPI (L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) au publicat numeroase lucrări cu privire la contractul de transfer de tehnologie în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare. La fel,

3

Naţiunile Unite asigură prestaţii de informare în materie, la care întreprinderile pot avea acces prin intermedierea guvernelor lor. Redactarea unui contract de transfer de tehnologie trebuie să fie în special îngrijită. În primul rând, trebuie să se ţină cont de legislaţiile în vigoare în ţările exportatoare, respectiv importatoare de tehnologie. Analiza textelor este absolut necesară putând fi considerată ca de aplicare imediată. În cursul negocierilor precontractuale, revelarea anumitor elemente ale cunoştinţelor care vor fi transferate este inevitabilă. Drept urmare, este obligatoriu să se întocmească un contract preliminar care să garanteze secretul asupra acestor dezvăluiri şi interdicţia de a le folosi în cazul eşuării negocierilor, care să conţină clauze penale de o valoare ridicată. Contractul va trebui să conţină clauze foarte clare şi variate, având fiecare o importanţă deosebită. Vor trebui să fie prevăzute modalităţi precise pentru fiecare operaţie în parte: comunicarea documentelor, formarea profesională, comunicarea know-how-ului, licenţelor de brevete, etc. În sfârşit, obligaţiile fiecărei părţi vor trebui să fie precise, în special, cu privire la beneficiarul transferului, obligaţia păstrării secretului, comunicarea modificărilor aduse tehnologiei şi interdicţia exportului cunoştinţelor. Controlul acestor obligaţii nu este întotdeauna uşor de realizat, şi, ca urmare, cea mai bună protecţie va fi avansul tehnologic, ceea ce împinge la o accelerare conceptuală şi la avans împotriva deprecierii produselor şi tehnicilor. În cadrul schimburilor economice internaţionale, un loc important îl ocupă comerţul cu inteligenţă umană. Elementul esenţial în această formă de comerţ este transferul sau schimbul de tehnologie. Aportul de tehnologie, de know-how, de mărci, brevete constituie fapta unei singure părţi şi sunt renumerate de cealaltă parte. Aşadar, ele nu sunt efectuate pe riscul fiecărei părţi, iar contraprestaţia lor nu este reuşita proiectului comun, ci vărsarea remuneraţiei. Deci, părţile au interese diferite, deşi ele sunt convergente. Transferul de tehnologie este comunicarea în schimbul unei remuneraţii a oricăror cunoştinţe tehnice încă inaccesibile publicului şi nebrevetate.

4

Capitolul II. FORMELE TRANSFERULUI INTERNAŢIONAL DE TEHNOLOGIE În cazul transferului de tehnologie, se poate discuta de existenţa a două mari categorii, luându-se drept criteriu consimţământul deţinătorului de tehnologie: a) Transferul internaţional de tehnologie efectuată fără consimţământul deţinătorului. În această situaţie, procesul de transfer de tehnologie are un caracter aleatoriu şi nu vizează atingerea unui obiectiv comun de către părţile implicate. Alături de aceasta mai sunt şi alte posibilităţi de transmitere a informaţiilor tehnologice şi, implicit, forme de transfer internaţional de tehnologie fără consimţământul deţinătorului. Printre acestea se numără: 1. Divulgarea voluntară sau involuntară a unor informaţii tehnologice de către personalul care lucrează cu ele. 2. Atragerea prin oferte mai avantajoase a unor specialişti care deţin un important bagaj de cunoştinţe tehnologice. 3. Studierea produselor pentru a cunoaşte tehnologiile cu ajutorul cărora au fost fabricate. 4. Transmiterea informaţiilor prin intermediul publicaţiilor care nu sunt supuse restricţiilor şi nu sunt controlabile de către deţinătorul de tehnologie (ziare, reviste, cărţi şi alte publicaţii ştiinţifice). 5. Târguri şi expoziţii internaţionale, întâlniri periodice ale oamenilor de ştiinţă în cadrul conferinţelor, simpozioanelor, congreselor internaţionale. 6. Spionaj industrial bazat pe surse deschise şi închise, respectiv, realizat pe căi ilicite. b) Transferul internaţional de tehnologie efectuat cu permisiunea sau din voinţa deţinătorului În această categorie, formele de transfer reprezintă o mare varietate şi, totodată, sunt nuanţate prin relaţii specifice între parteneri: 1. Transferul internaţional gratuit, prin care deţinătorul cedează cunoştinţele tehnologice cu titlu gratuit, fără să pretindă o contraprestaţie, urmărind anumite scopuri propagandistice sau de politică comercială şi economică. 2. Transferul internaţional automat. Această formă se realizează în cadrul fuzionării unor firme din ţări diferite sau al cumpărării unei firme împreună cu titlurile de proprietate industrială ale acesteia de către o altă firmă dintr-o altă ţară. 3. Transferul internaţional în contrapartidă. Se realizează între parteneri care deţin tehnologie de interes reciproc; are caracter de „troc”. 5

4. Transferul internaţional prin contracte. Această formă se caracterizează prin esenţa contractului pe care se bazează. Forma dinamică a cooperării internaţionale, transferul de tehnologie implică astfel transmiterea drepturilor de proprietate industrială. Transferul de tehnologie poate constitui obiectul unui contract adiacent sau al unei clauze într-un contract complex. Dintre realităţile juridice ale comerţului mondial, indiscutabil, contractul este cea mai importantă, cea mai complexă şi cea mai relevantă pentru acest domeniu. Importanţa lui se verifică prin aceea că el reprezintă principalul instrument juridic de înfăptuire a circulaţiei valorilor şi cunoştinţelor la scară planetară. Complexitatea sa decurge din aceea că în problematica lui se regăseşte cvasitotalitatea multitudinii aspectelor juridice specifice raporturilor pentru participanţii la comerţul internaţional, inerente desfăşurării acestuia. Relevanţa lui se confirmă prin aceea că el formează instituţia juridică cea mai importantă a dreptului comerţului internaţional. În funcţie de natura lui juridică, contractul de transfer de tehnologie prezintă unele forme: a) Contractul de franciză b) Diferitele contracte de licenţă c) Contractul de know-how d) Contractul de engineering Sub aspectul obiectului, contractele de transfer de tehnologie pot avea o largă aplicare; ele pot cuprinde linii de fabricaţie, uzine complexe, utilaje, maşini, licenţe de brevete, know-how, engineering (sau consulting-engineering), servicii sub diverse forme.

6

Capitolul III. CONTRACTUL DE KNOW-HOW 3.1 Noţiunea de „know-how” În spatele succesului comercial se află o activitate complexă şi eforturi financiare considerabile. Eforturile creatoare nu pot fi materializate, în toate cazurile, în brevete de invenţii ori certificate de înregistrare. Apare normală păstrarea de către comercianţii de prestigiu a „confidenţialităţii informaţiilor” privind „laboratorul” creaţiei lor ori valorificarea acestor informaţii, în asa fel încat să le sporeasca profitul. Pe de altă parte, celor care doresc şi ei obţinerea succesului comercial le este mai convenabil să plătescă pentru a obţine „reţete” decât „reinventarea” lor. Termenul de know-how este preluat din sistemul de drept anglo-saxon, fiind o prescurtare a expresiei the know-how to do it care înseamnă a ști cum sau a ști în ce fel să faci ceva. Know-how-ul a fost definit în doctrină ca fiind „creaţia intelectuală ce constă într-un ansamblu de soluţii şi/sau cunoştinţe noi, aplicabile industrial, nebrevetate, transmisibile şi având, în principiu, un caracter secret”. Caracteristic know-how-ului este faptul că el se poate materializa sub multiple forme, printre care: o perfecţionare tehnică, un model nou realizat, o formulă sau un plan, note scrise (detaliate sau restrânse) de aplicare a unui procedeu sau a unei tehnologii, o formulă nouă organizatorică sau de comercializare.

3.2 Definiția și natura juridica a contractului de know-how În baza contractului de know-how, furnizorul know-how-lui se obligă să comunice beneficiarului cunoștințele tehnice nebrevetate, necesare pentru fabricarea unui produs sau elaborarea unui procedeu, iar beneficiarul se obligă să achite prețul și să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite. O definiție a know-how-ului este dată de Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concrete conform căruia: „know-how-ul reprezintă un ansamblu secret, substanțial și identificat de informații practice, nebrevetate, rezultate din experiența furnizorului și testate de acesta”. În acest context, „secret” înseamnă că know-how-ul nu este în general cunoscut sau uşor accesibil; ”substanțial” înseamnă că acest know-how este semnificativ şi util cumpărătorului pentru utilizarea, vânzarea sau revânzarea bunurilor sau serviciilor contractuale; „identifîcat” 7

înseamnă că kno-whow-ul este descris de o manieră suficient de cuprinzătoare astfel încât să se poată Dennite verificarea condiţiilor de „secret” şi „substanţial”. Unii autori definesc contractul de know-how ca fiind operaţiunea de transmitere de la furnizor la beneficiar a unor cunoştinţe tehnice, a unor informaţii și documentații, inclusiv a unor procedee şi tehnologii complexe, potrivit termenelor şi condiţiilor convenite de părţi. Know-howul reprezintă un ansamblu de cunoştinţe tehnice nebrevetate şi transmisibile necesare pentru fabricarea unui produs sau elaborarea unui procedeu. The know how to do it este expresia care sintetizează ansamblul de cunoștințe nebrevetate care definesc noţiunea de know-how.

3.3 Clasificarea contractului de know-how Contractele de know-how se clasifică în funcţie de: I.

Complexitatea acţiunii. În funcţie de complexitatea acţiunilor de efectuat sunt: a. Contracte prin care se transferă o tehnologie sau un procedeu tehnic determinat, prin acte simple; b. Contracte având acelaşi obiect, transferat prin acte complexe şi succesive (care sunt stabilite în mai multe faze); c. Contracte prin care se transferă procedee tehnice sau produse rezultate din cercetări proprii.

II.

Interferarea cu alte operaţiuni. În funcţie de gradul de interferare cu alte operaţiuni sunt: a. Contracte de know-how pur, când suntem în prezenţa unui transfer care nu e condiţionat de o altă operaţiune; b. Contracte de know-how combinat, când transferul e un accesoriu ori o consecinţă a altor operaţiuni; c. Contractul de know-how complementar, atunci când condiţiile de transfer „necesare realizării unor convenţii distincte, se stabilesc separat”.

3.4 Caracteristici ale contractului de know-how Elementele care determină conţinutul acestei noţiuni sunt: Abilitatea tehnică – abilitatea include atât mechanical skill (abilitatea naturală a specialistului), cât şi additional skill sau superior skill (dexteritatea sau abilitatea pe care specialistul a dobândit-o în procesele tehnice). Experienţa tehnică – experienţa dobândită de specialist – rezultat al unei practici îndelungate în domeniul tehnic respectiv.

8

Cunoştinţele tehnice – se referă la cunoştinţele dobândite în tehnica curentă, cunoştinţe rezultate din asimilarea progresului tehnic, cunoştinţe privind administrarea întreprinderii etc. Procedee şi mijloace tehnice de aplicare – se referă la o grupare de operaţii tehnice dispuse într-o ordine anumită vizând finalizarea operaţiunii principale. Ansamblul de cunoştinţe know-how, determinate prin cele patru elemente, nu sunt brevetate fie datorită faptului că nu au atins un grad suficient de noutate, fie datorită lipsei de înţeres sau deţinătorul lor nu doreşte să le breveteze din cauza formalităţilor multiple şi temerii de a nu fi divulgate cunoştinţele respective. Contractul de know-how se caracterizează prin: 1. Noutatea cunoştinţelor relative şi subiective, a căror valoare este concretizată în rezultatele obţinute; 2. Natura confidenţială a cunoştinţelor, în sensul că orice persoană căreia i s-a adus la cunoştinţă un know-how secret se angajează implicit să respecte acest caracter. Încălcarea acestui angajament este calificată drept breach of confidence sau „manifestation of confrance trahie”. 3. Dinamismul operaţiunii constă în faptul că în contract poate exista o clauză de crosslicensing, în urma căreia titularul know-how-ului beneficiază de eventualele perfecţionări ce sunt aduse procedeelor de fabricaţie sau tehnologiilor încorporate, de către utilizator. 4. Complexitatea elementelor componente. Aceste elemente se pot păstra în forme variate, iar operaţiunea tehnică prin aplicarea know-how – ului se dovedeşte a fi un proces în continuă schimbare spre dovedirea unor progrese vizibile.

3.5 Încheierea contractului de know-how Problema juridică pe care o ridică încheierea contractului de know-how este aceea a mijlocului juridic de asigurare a păstrării secretului divulgat de furnizor, în calitate de ofertant, potenţialului beneficiar spre a-l determina să încheie contractul. Pentru înlăturarea riscurilor de divulgare a secretului de către destinatarul ofertei, practica comercială internaţională a imaginat două mijloace juridice. Un prim mijloc este acela al unui angajament unilateral din partea destinatarului ofertei, asumat anterior începerii negocierilor pentru închiderea contractului, prin care se obligă să păstreze strict confidenţiale informaţiile primite. Nerespectarea obligaţiei astfel asumate dă loc unei acţiuni civile pentru repararea prejudiciului cauzat furnizorului de know-how. Practica a demonstrat lipsa de eficacitate a acestui mijloc juridic. De aceea, în practica de comerţ internaţional actuală, mai ales când e vorba de operaţii de transferuri de tehnologie de o deosebită însemnătate, încheierea contractelor de know-how este 9

precedată de o convenţie ad-hoc prealabilă, cunoscută sub denumirea de „contractul de opţiune”, prin care o parte se obligă să comunice unele elemente ale know-how – ului său, iar cealaltă parte se obligă să le trateze ca strict confidenţiale, să nu le divulge şi să nu le exploateze decât după încheierea contractului.

3.6 Încheierea contractului de know-how Obiectul contractului de know-how îl constituie transmiterea cunoştinţelor tehnice de către furnizor şi plata preţului de către beneficiar . Cât priveşte cunoştinţele tehnice, trebuie precizat că ele cuprind şi abilitatea, cât şi experienţa obţinute prin aplicarea acestor cunoştinţe. Multe din elementele know-how - ului au un suport material format din obiecte, elemente tehnice sau instrucţiuni. Unele însă, cum sunt abilitatea tehnică, nu pot fi disociate de persoana specialistului. Totalitatea elementelor ce-l alcătuiesc pot fi brevetabile dar, din diferite motive, nu au fost brevetate sau nu sunt susceptibile de a obţine protecţia juridică prin brevet. Tuturor li se asigură de către posesor o protecţie de fapt prin păstrarea secretului . Determinarea cu precizie prin clauzele contractuale a obiectului contractului atât sub aspectul cunoştinţelor transmise cât şi al redevenţelor prezintă o însemnătate deosebită pentru executarea lor în condiţii de securitate juridică şi de eficienţă economică, financiară şi valutară, dat fiind faptul că domeniul know-how – ului nu poate fi stabilit aprioric, iar interesele părţilor sunt diferite.

3.7 Efectele contractului de know-how În literatura de specialitate s-a atras atenţia că principalul inconvenient în privinţa efectelor contractului de know-how îl constituie faptul că nu există un brevet şi, ca urmare, dacă beneficiarul a primit know-how – ul, şi deci îl cunoaşte „acesta nu mai poate fi retras, chiar dacă beneficiarul nu ar mai vrea să plătească redevenţele”. Mai mult, în cazul în care se transmite „un know-how secret”, iar caracterul secret dispare „fără vina beneficiarului, plata redevenţelor viitoare ar părea că rămâne fără cauză (pentru partea din contract nerealizată)”. În scopul evitării unor asemenea situaţii, cedentul nu trece în contract „caracterul secret al know-how - ului”, folosind expresii de genul „avans tehnic” sau „procedeu tehnic”. Prin contract, furnizorul sau transmiţătorul trebuie să transmită anumite cunoştinţe tehnice. El este, totodată, obligat să acorde beneficiarului: 1. Asistenţă tehnică; 2. Dreptul de a utiliza marca sa de fabrică; 3. Dreptul de folosinţă exclusivă a procedeului tehnic respectiv sau a cunoştinţelor care fac obiectul transferului; 10

4. Garanţii că prin aplicarea procedeului sau cunoştinţelor transferate se vor obţine rezultate scontate. Beneficiarul sau dobânditorul este obligat: 1. Să plătească preţul; 2. Să respecte angajamentul privind confidenţialitatea; 3. Să menţină calitatea produselor obţinute. Obligaţiile furnizorului: Furnizorul know-how-ului este obligat să asigure beneficiarului exploatarea tehnică completă a acestuia. În acest scop, el îi va remite toate documentele, materialele şi instrucţiunile necesare şi va asigura asistenţa tehnică corespunzătoare, pe perioada convenită prin contract. Furnizorul nu va putea opune beneficiarului un brevet ulterior, dobândit pentru know-howul care face obiectul contractului. Beneficiarul are dreptul să înceteze plata redevenţelor, să ceară reducerea lor sau rezilierea contractului, ori de cîte ori un terţ obţine un brevet asupra know-how-ului transmis. Părţile au obligaţia de a-şi comunica reciproc perfecţionările aduse know-how-ului în cursul executării contractului. În lipsa unei clauze contrare, această comunicare se face cu titlu gratuit. Obligaţia de comunicare reciprocă a perfecţionărilor nu priveşte perfecţionările fundamentale. Prin perfecţionări fundamentale se înţeleg perfecţionările care, prin importanţa lor tehnică, constituie în realitate o modificare esenţială a obiectului contractului. În cazul cînd furnizorul acordă beneficiarului dreptul de a aplica, pe produsele fabricate sub licenţă, marca sa, beneficiarul are obligaţia de a asigura menţinerea calităţii produselor fabricate şi comercializate de furnizor. Ori de cîte ori contractul de know-how are un caracter exclusiv, furnizorul este obligat să păstreze faţă de terţi secretul cunoştinţelor tehnice transmise beneficiarului, pe toată durata contractului şi, dacă se stipulează acest lucru, şi după încetarea contractului, pe o perioadă raţională. Obligaţiile beneficiarului: Beneficiarul are, în toate cazurile, obligaţia de a păstra secretul cunoştinţelor transmise pe toată durata contractului şi, dacă se stipulează acest lucru, şi după încetarea contractului, pe o perioadă raţională. Prin excepţie de la alineatul precedent, beneficiarul va putea divulga cunoştinţele tehnice transmise, filialelor sau furnizorilor săi, dar numai în măsura necesară executării obligaţiilor acestora, faţă de dobânditorul know-how-ului. Beneficiarul are obligaţia de a exploata know-how-ul şi de a plăti redevenţe. Exploatarea trebuie să fie serioasă, efectivă şi reală. 11

La expirarea contractului, fiecare din părţi păstrează dreptul de a utiliza gratuit şi liber know-how-ul care a făcut obiectul contractului, precum şi perfecţionările comunicate reciproc în timpul executării contractului. Know-how – ul poate fi plătit în bani, în produse sau în alte cunoştinţe tehnice. Dacă se plăteşte în bani, plata poate fi efectuată: printr-o sumă globală, printr-o sumă forfetară, prin cotepărţi din valoarea producţiei realizate. Dacă plata know-how – ului se face în alte cunoştinţe tehnice, părţile pot stipula termenele şi condiţiile transferului acestor cunoştinţe în contractul respectiv sau pot conveni încheierea unui nou contract, având acest obiect. De asemenea, prin contract se poate conveni ca beneficiarul să comercializeze produsele obţinute sub marca furnizorului. Cele două părţi pot conveni să se informeze cu privire la modificările aduse obiectului contractului, în caz că survin asemenea modificări. Totodată, părţile pot conveni asupra altor clauze care sunt de natură să asigure executarea în cât mai bune condiţiuni a contractului.

3.8 Regimul clauzelor restrictive Sunt interzise clauzele prin care este limitată direct sau indirect exploatarea know-howului, şi anume: 1. fixarea sau limitarea producţiei, a vânzării, a preţului, a publicităţii, a distribuţiei, a comercializării sau a exportului ori a angajării de persoane; 2. obligarea la aprovizionarea cu materii prime sau ele¬mente necesare fabricării produsului ori utilizării procedeului, din anumite surse indicate de furnizorul de know-how ; 3. interzicerea utilizării libere a cunoştinţelor transmise, după expirarea brevetului ; 4. modificarea, întreruperea sau limitarea activităţii de cercetare şi dezvoltare a beneficiarului . Este interzis părţilor să facă să depindă transferul de know-how de alte operaţii comerciale. Este interzis părţilor să stipuleze plata de redevenţe după ce know-how-ul şi-a pierdut valoarea prin divulgare de către furnizor.

3.9 Încetarea contractului de know-how Contractul de know-how încetează în următoarele împrejurări: 1. Expirarea termenului stipulat; 2. Denunţarea; 3. Rezilierea . La expirarea termenului stipulat în contract, procedeul tehnologic – care a făcut obiectul transferului – intră în domeniul public. Ca urmare, fiecare parte are dreptul neexclusiv de a 12

continua să folosească liber şi gratuit: cunoştinţele, informaţiile şi documentaţiile pe care părţile le-au transmis pe durata contractului.

Capitolul IV. PROTECȚIA KNOW-HOW-ULUI Cea mai sigură modalitate ar fi păstrarea secretului, însă şi aceasta are o formă juridică pentru a-i da relevanţă. Know-how-ul este de asemenea conceput încât la un moment dat să fie adus la cunoştinţă publicului care îl poate folosi. Atunci când se urmăreşte transmiterea de knowhow, este utilă introducerea în contractul corespunzător a unei clauze de confidenţialitate. Sunt considerate contravenţii şi infracţiuni conform legii nr. 11/1991 mai multe acte de concurenţă neloială dintre care: - divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secet comercial şi într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite; - oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia, pentru că prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale; - folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări a căror obţinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informaţii secrete în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii atorizatiilor de comercializare a produselor; farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi; - divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, fără consimţământul deţinătorului sau legitim, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial sau industrial. În plus, Codul penal prevede ca infracţiune, în art. 298 fapta persoanei de a divulga secretul economic, adică de a divulga date sau informaţii, care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, sau de orice altă persoană. Pentru această pedeapsă este închisoarea de la 2 la 7 ani, respectiv de la 6 luni la 5 ani, dacă cel care divulgă secretul nu la aflat prin prisma atribuţiilor sale de serviciu. Acţiunea în concurenţă neloială Atunci când fapta nu constituie infracţiune, se poate ataca actul de concurenţă neloială prin acţiune civilă întemeiată pe răspunderea civilă contractuală, conform art. 998 Codul Civil (răspunderea pentru fapta proprie). Posibilitatea intentării acestei acţiuni este reglementată şi în legea 11/1991, condiţiile pentru intentare fiind supuse la numeroase critici. Astfel, fapta ilicită 13

trebuie privită în sens larg, iar dovedirea prejudiciului este necesară numai dacă reclamantul solicită despăgubiri. Instanţa, dacă a constatat că acţiunea este întemeiată poate să pronunţe fie acoperirea prejudiciului în principal în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, interzicerea pe viitor a actelor de concurenţă neloială precum şi distrugerea materialelor care au fost folosite la săvârşirea actelor de concurenţă neloială.

Capitolul V. JURISPRUDENȚA ÎN DOMENIULUI KNOW-HOW-ULUI 1. Bottonificio Fossanese vs. Almes Conform unui contract datat la 16 noiembrie 1957, compania italiană Bottonificio Fossanese a concedat societăţii franceze Almes, pentru o perioadă de 10 ani, o licenţă asupra procesului de fabricare nasturi, pe baza unui produs sintetic cunoscut ca poliester, asumându-şi şi răspunderea de a oferi asistenţa tehnică necesară exploatării şi îmbunătăţirii sale; în schimb, firma franceză s-a obligat să plătească licenţiatorului o redevenţă trimestrială, în funcţie de tonajul de poliester turnat. Bottonificio a iniţiat o acţiune împotriva societăţii Almes la Curtea Comercială de la Nisa, cerând plata redevenţelor stabilite şi a daunelor cauzate, precum şi rezilierea contractului în cauză datorită încălcării acestuia de către societatea franceză. Almes a recunoscut că, în urma redevenţelor convenite, avea de plătit suma de 5800 de dolari, prin urmare a fost obligată de către Curtea Comercială să plătească echivalentul acestei sume exprimate în franci francezi; totodată a fost desemnat să întocmească un cont între cele două părţi, pe baza contractului stabilit, contract ce a fost reziliat datorită încălcării lui de către Almes. Deşi firma franceză face apel la această hotarâre, instanţa a declarat contractul ca fiind valid, iar cererea societăţii Bottonificio întemeiată pe motiv că, pentru a justifica plata unei redevenţe, este suficient faptul că licenţiatul nu dispunea de cunoştinţele tehnice necesare procesului de fabricaţie fără ajutorul licenţiatorului şi ceruse, în mod succesiv, comunicarea a două procese de fabricaţie. Firma franceză susţine că procesul a devenit între timp cunoscut în sectorul respectiv şi era deja folosit de către firmele concurente; în aceste condiţii dispare caracterul specific de noutate şi secret, astfel încât contractul de know-how este fără cauză. Curtea de Apel respinge însă această ipoteză întrucât procedeul de fabricaţie concedat de către Bottonificio firmei Almes în 1957 nu ii era cunoscut acesteia din urmă la vremea respectivă, 14

putând fi descoperit doar după o cercetare destul de costisitoare, astfel încât se consideră că aceasta a dobândit un avantaj notabil datorită licenţiatorului, motiv pentru care redevenţele contractuale îşi găsesc justificarea.

2. Sendo vs. Microsoft Sendo, singura companie producătoare de telefoanelor mobile din Marea Britanie, realizează telefoane non-brand pentru operatori de reţea, precum Virgin. A fost un partener al companiei Microsoft, lucrând împreună încă din 1999 pentru crearea Smartphone-ului Z-100. Totuşi, în luna noiembrie a anului 2002, Sendo a încheiat parteneriatul în mod neaşteptat, cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea stabilită a produsului. Compania a susţinut că Microsoft nu i-a asigurat acces la informaţii importante şi astfel Sendo nu a fost în stare să creeze software-ul necesar. La sfârşitul anului 2002, Sendo a dat în judecată compania Microsoft, aducând nu mai puţin de 13 acuzaţii printre care cele de fraudă, reprezentare neglijentă, nerespectarea contractului, conspiraţie civilă, divulgarea secretului de know-how. În cadrul procesului, Sendo a susţinut că Microsoft s-a folosit de acordul partenerial dintre cele două companii, care i-a oferit acces la cunoştinţele tehnice şi asupra consumatorilor, pentru a fura secrete de comerţ şi a le divulga concurenţilor din Asia; totodată , Sendo a reclamat faptul că Microsoft nu şi-a plătit redevenţele convenite în contract. În februarie 2003 Microsoft a iniţiat o contra-plângere, precum că Sendo nu doar că nu şia îndeplinit obligaţiile contractuale de concepere şi dezvoltare a telefonului Z-100 în intervalul de timp stabilit, dar şi că şi-a declarat situaţia financiară într-un mod eronat pentru a putea primi fonduri adiţionale. Microsoft a susţinut că nu există nici un temei pentru plângerile aduse împotriva sa şi că acest caz ar trebui respins, dar tribunalul din Texas a respins această cerere în octombrie 2003. În anul 2004 procesul între Microsoft şi Sendo s-a încheiat printr-un accord între cele două părţi. Termenii acordului nu au fost dezvăluiţi, dar compania Sendo s-a declarat a fi mai mult decât mulţumită de rezultat. După retragerea acuzaţiilor, gigantul software a înapoiat acţiunile deţinute la Sendo, respectiv 4% din capital. Mai multe detalii asupra înţelegerii, care includ de asemenea o componentă monetară, sunt confidenţiale.

15

3. Pepsi Cola vs Tianfu Cola În 1994 grupul Tianfu, o companie chineză de băuturi cu un brand faimos intitulat Tianfu Cola, a semnat o înţelegere de tip joint venture cu Pepsi şi a întemeiat o companie de băuturi Chongqing Pepsi-Tianfu pentru a produce băuturi răcoritoare sub brandul ambelor firme. Conform înţelegerii, grupul Tianfu a asigurat spaţiul, fabricile, precum şi facilităţile de producţie, toate estimate la o valoare de 7 320 000 de dolari şi deţinea 40% din acţiunile PepsiTianfu. Pepsi a contribuit cu 10 707 000 de dolari şi deţinea restul de 60% din acţiuni. Totuşi, proprietatea intelectuală (formula şi alte procedee de fabricare protejate de know-how) deţinută de grupul Tianfu nu a fost adăugată ca o contribuţie la înţelegerea joint venture. Nici Pepsi-Tianfu, nici Pepsi nu au plătit nimic vreodată către Tianfu pentru folosirea acestora. În 2006 grupul Tianfu şi-a vândut partea sa de acţiuni din Pepsi-Tianfu către Pepsi deoarece compania a înregistrat pierderi timp de 12 ani de la înfiinţarea ei. La data de 28 octombrie 2008 Tianfu a dat în judecată Pepsi-Tianfu pentru folosirea ilegală a secretelor sale tehnologice şi know-how-ului. Tianfu a cerut încetarea folosirii lor şi înapoierea lor şi a susţinut că, atunci când compania a fost înfiinţată în 1994, secretele tehnologice şi knowhow-ul nu au făcut parte din înţelegere, ceea ce înseamnă că acestea încă sunt deţinute de Tianfu. Totodată, nu a fost semnat nici un contract suplimentar cu privire la transferul de tehnologie. Prin urmare, chiar dacă Pepsi a achiziţionat acţiunile grupului Tianfu, secretele tehnologice si knowhow-ul nu au fost incluse în această tranzacţie La data de 30 decembrie 2010 s-a emis decizia cu privire la cazul Pepsi Cola – Tianfu Cola, stabilind că Pepsi va înceta să folosească secretele tehnologice şi know-how-ul grupului Tianfu (inclusiv componentele, formula şi secretele de afacere în ceea ce priveşte producţia Tianfu Cola), va returna formula, precum şi toate documentele ce conţin secrete tehnologice şi know-how a grupului Tianfu.

CONCLUZIE Transferul de tehnologie în dezvoltarea economică a unui stat este foarte important, statele slab dezvoltate sau în dezvoltare simţind acut nevoia de a importa tehnologie care să poată susţine creşterea şi pătrunderea acestora în rândurile ţărilor dezvoltate. Cadrul juridic stabileşte că există patru modalităţi de realizare a transferului de tehnologie internaţional, acestea fiind: contractul de franciză, diferitele contracte de licenţă, contractul de know-how şi contractul de engineering. 16

Contractul de know-how este caracteristic ariei internaţionale, acesta presupunând transferul de cunoştinţe tehnice necesare pentru fabricarea, funcţionarea, întreţinerea sau comercializarea unor mărfuri ori pentru elaborarea şi punerea în lucrare a unor tehnici sau procedee nebrevetate de către furnizor unei alte părţi, numită beneficiar, contra unei redevenţe. Ca în orice contract sinalagmatic, ambele părţi au atât drepturi, cât şi obligaţii. Poate că cea mai importantă obligaţie este a beneficiarului, aceea de păstrare a secretului obţinut prin contract. Deoarece know-how-ul nu este susţinut de un brevet, este foarte greu să se păstreze secretul şi unicitatea cunoştinţelor, beneficiarul având dreptul să ceară micşorarea redeventelor în momentul în care furnizorul noii tehnologii încheie contracte şi cu terţe persoane. Contractul de know-how se caracterizează prin: noutatea cunoştinţelor relative şi subiective, a căror valoare este concretizată în rezultatele obţinute; natura confidenţială a cunoştinţelor, în sensul că orice persoană căreia i s-a adus la cunoştinţă un know-how secret se angajează implicit să respecte acest caracter, dinamismul operaţiunii constă în faptul că în contract poate exista o clauză de cross-licensing, în urma căreia titularul know-how-ului beneficiază de eventualele perfecţionări ce sunt aduse procedeelor de fabricaţie sau tehnologiilor încorporate, de către utilizator şi prin complexitatea elementelor componente. Aceste elemente se pot păstra în forme variate, iar operaţiunea tehnică prin aplicarea know-how - ului se dovedeşte a fi un proces în continuă schimbare spre dovedirea unor progrese vizibile. Acest contract prezintă avantaje pentru ambele părţi, furnizorul reuşind să îşi mărească resursele financiare prin vânzarea cunoştinţelor sale, căpătate prin experienţă sau prin cercetări, iar beneficiarul îşi îmbunătăţeşte situaţia productivă, financiară, organizatorică sau comercială. Aşadar, know-how-ul prezintă un deosebit interes pentru ţările în dezvoltare, putând să apeleze la procedeele unor specialişti, plata în mai multe modalităţi fiind facilă, iar la încetarea contractului beneficiarul poate folosi în continuare procedeul, schiţa, tehnica ce a făcut obiectul contractului fără a mai plăti redevenţe.

17

BIBLIOGRAFIE 1.

Lilia Gribincea – Dreptul Comerțului Internaținonal Tratat, Chișinău, 2014;

2.

Costin M., Deleanu S.: „Dreptul comerţului internaţional”, vol. I, partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1994;

3.

Eminescu Y.: „Probleme juridice ale transferului de tehnologie”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1979;

4.

Macovei I.: „Drept comercial internaţional”, Ed. Junimea, Iaşi, 1980;

5.

Mazilu D.: „Dreptul comerţului internaţional”, Partea specială, vol II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999 ;

6.

Olteanu G.: “Dreptul proprietăţii intelectuale”, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2007;

7.

Popescu T.: „Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 1983 ;

8.

Ştefănescu B., Rucăreanu I: „Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 ;

9.

*** www.euroavocatura.ro

10.

*** www.model-contracte.com

11.

*** www.avocatnet.ro

12.

*** www.e-juridic.ro

18